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商標在先使用抗辯中的使用時間點考量
發佈時間:2021-07-08 15:00 星期四
來源:人民法院報

根據商標法第五十九條第三款的規定,商標註冊人申請商標註冊前,他人已經在同一種商品或者類似商品上先於商標註冊人使用與註冊商標相同或者近似並有一定影響的商標的,註冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標,但可以要求其附加適當區別標識。實踐中,如果商標註冊人在申請商標前也實際使用了該商標,那麼在先使用人使用商標的時間是否必須先於商標註冊人實際使用商標的時間,還是隻要在商標申請前使用即可,司法實踐中的認識並不統一,仍存在一定爭議。

一、關於在先使用時間點的爭議

有觀點認為,先用權抗辯制度的設定是為了彌補註冊原則的缺陷,平衡商標註冊人與在先使用人之間的利益。如果商標註冊人在申請日之前已經開始實際使用,並在事實上使註冊商標在申請日之前即發揮了識別功能的,主張先用權抗辯的一方當事人即使仍僅在原有範圍內使用,亦無法避免市場混淆的後果,從而喪失了主張不侵權抗辯和繼續使用的正當性基礎。因此,如果商標註冊人在申請日之前也具有實際使用行為,在先使用人的使用行為還應早於商標註冊人的實際使用時間。在廣州正譽知識產權代理有限公司與正譽企業管理(廣東)集體股份有限公司等侵害商標權糾紛中,法院認為,在先使用抗辯中的使用須在註冊商標申請日前使用,且須早於商標註冊人對商標的使用,即“兩個先於”標準。

也有觀點認為,對於在先使用時間只先於註冊商標申請日的善意先使用者而言,要求在先使用的時間必須同時符合“兩個先於”條件,可能過於嚴苛。比如,商標註冊申請人雖然在類似商品範圍內使用競爭性商標的時間早於商標在先使用抗辯人,但由於地域阻隔、商標註冊申請人商標知名度較小等原因,在先使用抗辯人無從知曉商標註冊申請人已經使用競爭性商標的事實,並且因此擴大了營業規模,擁有了自己穩定的交易圈,使用的商標也獲得了一定知名度。此種情況下,允許註冊商標權人對其行使停止侵害請求權和損害賠償請求權,顯然不符合商標在先使用抗辯制度設立的宗旨。

在上訴人北京中創東方教育科技有限公司與被上訴人北京市海淀區啓航考試培訓學校等侵害商標權糾紛中,法院認為,“在商標法第五十九條第三款的適用中,雖然從字面含義上,在先使用行為應早於商標註冊人對商標的使用行為,但是因該要求的實質是要通過這個要件排除在先使用人具有惡意的情形,故在把握這個要件時應把在先使用是否出於善意作為重要的考量因素,而不應拘泥於條款本身關於時間點先後的字面用語。具體而言,並非只要商標註冊人早於在先使用人對商標進行了使用便當然認定先用權抗辯不成立。如商標註冊人雖存在在先使用行為,但在先使用人對此並不知曉,且亦無其他證據證明在先使用人存在明知或應知商標註冊人對註冊商標的申請意圖,卻仍在同一種或類似商品或服務上使用相同或相近似的商標等其他惡意情形的,即不能僅因商標註冊人具有在先使用行為而否認先用抗辯的成立。”

二、在先使用抗辯不應要求先於商標註冊人使用

筆者認為,成立在先使用抗辯並不要求在先使用抗辯人實際使用商標的時間必須先於商標註冊人實際使用時間。但如果在先使用人明知或應知商標註冊人在商標申請註冊前已經實際使用相關商標,仍然基於不正當競爭的目的在相同或類似商品上使用與其相同或近似的商標,那麼在先使用人就無權主張在先使用抗辯。

首先,僅從商標法第五十九條第三款的規定看,無法得出在先使用人必須先於商標註冊人實際使用相關商標的結論。商標法第五十九條第三款規定的時間點僅包括“商標註冊人申請商標註冊前”,並沒有要求必須先於商標註冊人實際使用,否則商標法第五十九條第三款就應當直接規定:“商標註冊人實際使用擬申請註冊商標前”。或者説,在先使用抗辯條款主要調整的是在先使用未註冊商標與註冊商標善意共存的問題,主要針對商標註冊人在申請商標註冊前未實際使用商標的情況,並無意調整或涵蓋商標註冊人申請註冊商標前也實際使用商標的情況。

其次,如果商標註冊人在申請商標註冊前也實際使用了相關商標,實際上涉及兩個未註冊商標之間的衝突問題。具體可以分為以下兩種情況:一是商標註冊人使用商標先於在先使用抗辯人實際使用,但在先使用抗辯人實際使用時,商標註冊人使用的商標並不具有一定影響;二是商標註冊人使用商標先於在先使用抗辯人實際使用,且在先使用抗辯人實際使用時,商標註冊人使用的商標已經具有了一定影響。對於上述情況應當如何處理,並不應簡單地以使用時間的先後判斷在先使用抗辯人是否有權繼續使用。即使沒有商標法第五十九條第三款規定的在先使用抗辯條款,已有的法律規定也可以解決上述問題。

一方面,我國商標法、反不正當競爭法對未註冊商標的保護均設定了一定的門檻,也就是未註冊商標必須具有一定的影響,除代理人或代表人等有特殊關係的人搶注商標外,只有具有一定影響的未註冊商標才可能受到保護。因此,對於上述第一種情況,即使商標註冊人先於在先使用人使用相關商標,由於尚不具有一定影響,其無權禁止他人(代理人或代表人除外)註冊或使用相關商標。也就是説在先使用人雖然使用時間晚於商標註冊人,但其使用行為是正當的。即使商標註冊人事後取得了註冊商標,也不能因此使得原本正當的使用行為成為侵權行為,這也是在先使用抗辯條款的價值或目的所在。

另一方面,具有一定影響的未註冊商標的排他力並不是絕對的,其僅有權禁止他人基於不正當競爭的目的而擅自使用的行為。如果他人主觀上並不知道商標註冊人已經實際使用且取得一定影響,商標註冊人無權禁止他人使用。《最高人民法院關於審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第一條第二款規定,在不同地域範圍內使用相同或近似的知名商品特有的名稱、包裝、裝潢,在後使用者能夠證明其善意使用的,不構成反不正當競爭法第五條第二項規定的不正當競爭行為。因後來的經營活動進入相同地域範圍而使其商品來源足以產生混淆,在先使用者請求責令在後使用者附加足以區別商品來源的其他標識的,人民法院應當予以支持。因此,對於上文提及的第二種情況,即使商標註冊人使用的商標在在先使用抗辯人使用時已經具有一定影響,商標註冊人也僅有權禁止惡意的使用人擅自使用其已經具有一定影響的商標,而善意的在先使用抗辯人仍有權繼續使用,至多承擔附加區別性標識的義務。

三、在先使用抗辯人的主觀狀態應為善意

對於商標註冊人在申請商標註冊前即已實際使用商標的情形,不應簡單地比較在先使用抗辯人和商標註冊人實際使用商標的時間先後,而是應判斷在先使用抗辯人使用商標時是否存在搭便車等不正當競爭目的,主觀上是否明知或應知商標註冊人已經實際使用相關商標並具有一定影響。這符合商標法規定在先使用抗辯的制度目的,即保護在先使用人的正當利益。只有在先使用人主觀上為善意時,其使用商標產生的利益才值得保護,基於在先使用行為而對註冊商標權進行限制也才具有正當性。

對此,域外也有相似的立法例。如《日本商標法》第三十二條即規定:“在他人商標註冊申請前,在日本國內不是出於不正當競爭的目的,而在該商標註冊申請的指定商品或指定服務或與其類似商品或類似服務上使用該商標或與其近似商標的結果,在該商標申請註冊之際,已使消費者廣為知曉該商標表示與其業務相關的商品或服務時,其使用者當在繼續於其商品或服務上使用該商標的場合,擁有在其商品或服務上使用該商標的權利。該業務的承繼者也同樣如此。”美國在Tea Rose等案中,明確在商標註冊人和在先使用人均實際使用商標時,應着重考察在先使用人的主觀狀態。如果兩個使用人在兩個距離遙遠的地區獨立善意地使用相同或近似的商標,建立起各自的商譽,那麼這兩個使用人分別是各自所在區域的在先使用人,其善意的在先使用行為不應被禁止。

(作者單位:上海知識產權法院)

責任編輯:買園園
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